Des limites de l’emploi d’expressions en langue étrangère à titre de marque : le cas Rent A Car

Dans une décision du 15 janvier 2019, rendue sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris prononce une seconde fois l’annulation de la marque Rent A Car pour défaut de caractère distinctif. La Cour considère en effet que la signification de l’expression Rent A Car est largement connue du public français auquel la marque s’adresse, si bien que cette expression appliquée à un service de location de voitures n’est pas plus distinctive en anglais qu’elle ne le serait en français.    

La société Rent A Car a obtenu en 1998 l’enregistrement de la marque verbale Rent A Car pour désigner des véhicules et des services de location de véhicules.

Elle a assigné la société Enterprise Holdings en contrefaçon de marque, à la suite de l’annonce par cette dernière de l’utilisation de la marque semi-figurative « enterprise rent-a-car » pour désigner des services de location de véhicules.

Afin d’écarter le grief de contrefaçon, la société Enterprise Holdings a demandé au tribunal, puis à la cour, à titre reconventionnel, l’annulation de la marque Rent A Car pour défaut de caractère distinctif.

Le 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’annulation de la marque Rent A Car, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Paris le 22 mai 2015.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel dans une décision du 8 juin 2017 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Le 15 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé à nouveau l’annulation de la marque en retenant qu’elle n’était pas distinctive au jour de son dépôt et qu’elle n’a pas acquis depuis ce caractère par l’usage.

Pour constituer une marque valide, le signe déposé doit, notamment, permettre de « distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale » des produits ou services similaires offerts par des tiers. En d’autres termes, la marque doit avoir un caractère distinctif suffisant, c’est-à-dire comporter un certain degré d’arbitraire.

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que sont dépourvus de caractère distinctif, notamment, « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ». Par exemple, la dénomination « j’apprends à dessiner » pour désigner des produits de l’imprimerie et du matériel d’instruction et d’enseignement a été jugée descriptive.

Dans l’affaire Rent A Car, la question posée était de savoir si le vocable appliqué à la désignation d’un service de location de voitures, à l’évidence purement descriptif pour une personne parlant anglais, était distinctif pour le public français par le seul emploi de la langue anglaise. Bref, il s’agissait pour la Cour d’évaluer les capacités linguistiques du public français.

Le caractère distinctif des signes en langue étrangère

D’une manière générale, les tribunaux considèrent qu’un mot issu d’une langue étrangère est distinctif s’il n’est pas compris par le public français comme synonyme du produit ou du service, de sa composition ou d’une de ses qualités.

Pour procéder à cette appréciation, le juge doit se replacer au jour du dépôt de la marque contestée, ici en 1998.

En l’espèce, la Cour a considéré que la marque Rent A Car (en français « louer un voiture ») était descriptive car la locution anglaise utilisée était comprise par les personnes à qui s’adresse la société Rent A Car.

Pour sa part, la société Rent A Car soutenait que sa clientèle était « essentiellement une clientèle de proximité de particuliers ou d’entreprises, et non pas une clientèle internationale voyageant en avion et possédant une bonne connaissance de la langue anglaise » et qu’elle ne possédait par conséquent qu’un faible niveau d’anglais.

La Cour a écarté cette argumentation motif que

“Le consommateur de référence, qui est non pas un consommateur éduqué et averti comme le soutiennent les intimés mais le consommateur français moyen amené à recourir aux services de location de véhicules que ce soit dans un contexte professionnel ou dans un contexte privé (voyages ou vacances, notamment à l’étranger), dispose de connaissances basiques en anglais, qui, comme l’ont relevé les premiers juges, est la langue étrangère la plus pratiquée dans les établissements d’enseignement, et ce même en 1998 ; que les termes « car », «a », «rent » appartiennent au vocabulaire de base en anglais et sont, à ce titre, enseignés aux élèves dès les premiers mois d’apprentissage ; que l’anglais est utilisé massivement dans la publicité depuis les années 1990 (…)”

La Cour d’appel a donc considéré que bien que le consommateur de référence soit le consommateur français moyen, celui-ci, ou une partie significative de celui-ci, dispose de connaissances suffisantes en anglais lui permettant de comprendre la signification de Rent A Car dont les termes “appartiennent au vocabulaire courant”.

L’acquisition du caractère distinctif par l’usage

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise qu’une marque qui n’est pas distinctive au jour de son dépôt peut acquérir, par la suite, un caractère distinctif par l’usage.

Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de rechercher si du fait de l’usage, la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ses produits et services de ceux d’autres entreprises.

S’appuyant sur ce texte, la société Rent A Car a tenté de sauver sa marque en soutenant que, quand bien même n’aurait-elle pas été distinctive au jour du dépôt, sa marque aurait acquis ce caractère distinctif par l’usage intensif qu’elle en a fait depuis son dépôt.

La société Rent A Car a tenté de démontrer que sa marque verbale Rent A Car avait acquis un caractère distinctif au travers de l’exploitation de sa marque figurative reprenant en son sein la marque verbale Rent A Car.

La Cour d’appel a rejeté cet argument, considérant que

“la société Rent A Car ne démontre pas que, malgré l’usage intensif qu’elle fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car”.

A cet égard, la Cour d’appel relève que l’expression “Rent A Car” est couramment utilisée par les entreprises de location de voitures concurrentes et dans les aéroports pour désigner le lieu où se trouvent les agences de location de voitures.

Dès lors, pour la Cour, “il n’est pas démontré que la marque verbale invoquée soit devenue apte, pour le consommateur moyen, à identifier les produits ou services concernés comme provenant de la société » Rent A Car en les distinguant de ceux proposés par d’autres entreprises“.

Il ressort de cette décision que l’usage intensif d’une marque semi-figurative ne saurait permettre à lui seul à une marque verbale la composant d’acquérir un caractère distinctif.

Cependant, la saga n’est peut-être pas terminée. Rent A Car peut encore former un pourvoi en cassation et il appartiendra alors à l’assemblée plénière de se positionner sur cette question.

En conclusion, cet arrêt invite toute personne désireuse de déposer une marque composée pour tout ou partie de vocables issus d’une langue étrangère à choisir avec une extrême prudence le signe déposé à titre de marque afin de ne pas risquer de voir sa marque annulée plus de 20 ans après son dépôt et alors qu’elle est susceptible de constituer une part significative de son patrimoine immatériel.
 

Jean-Christophe Ienné, avocat, directeur des pôles Propriété intellectuelle & industrielle, Médias & Audiovisuel et Internet et Lamia El Fath, avocat