Saga BURBERRY : les contrefacteurs sur le carreau

La société BURBERRY Ltd, mondialement connue pour ses motifs à carreaux, est titulaire de plusieurs marques françaises et communautaires reproduisant ce célèbre motif de tartan écossais, en couleur ou en noir et blanc.

BURBERRY a été confrontée à de nombreuses sociétés ayant tenté de reproduire ce motif – avec plus ou moins de similitudes – sur leurs produits, notamment des vêtements ou des parapluies. La société anglaise a ainsi été contrainte d’engager plusieurs actions en contrefaçon pour défendre sa marque.

Les dernières procédures menées, dont les principales sont mentionnées ci-après, ont amené les juges à se prononcer sur la validité des marques figuratives déposées « BURBERRY », notamment au regard de la fonction essentielle d’identification de l’origine du produit marqué :

–          Dans un litige opposant BURBERRY à MONOPRIX, concernant l’apposition du motif sur des parapluies, la Cour d’Appel de Paris[1] considère que la marque est distinctive et donc valable. Cependant, il est jugé en l’espèce que l’action en contrefaçon ne peut prospérer : la marque n’est pas contrefaite par une exploitation représentant un autre motif quadrillé si l’examen visuel des signes met en évidence des  différences suffisantes aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne, évitant ainsi tout risque de confusion, sous peine de restreindre la liberté de la concurrence.

–           Dans une affaire contre GIFI, suivant la retenue en douanes de milliers de paires de chaussons comportant un motif à carreaux, la même cour[2] infirme le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité de la marque figurative communautaire de la société BURBERRY[3] et se prononce à nouveau en faveur de la validité de celle-ci, puisque le motif enregistré a bel et bien un caractère distinctif. Il ne s’agit pas en effet selon les juges d’un quelconque motif écossais décoratif, mais au contraire, d’un signe grâce auquel le public établit véritablement  un lien entre la marque et le motif. Cette fois, la Cour d’Appel considère en outre que l’imitation servile du motif à carreaux est préjudiciable et constitutif de contrefaçon.

–          Dans le même sens, une décision récente, du Tribunal de Grande Instance de Paris[4] considère que le carreau BURBERRY constitue une marque distinctive, apte à remplir sa fonction d’identification d’origine. La marque peut ainsi être enregistrée sans conférer un monopole disproportionné à Burberry, d’autant plus que cette dernière ne revendique des droits que sur un motif de tartan bien particulier.

L’ensemble de ces décisions est principalement fondée sur :

–           la prise en compte du choix des classes pour laquelle la marque figurative est déposée et ses signes distinctifs ;

–           le fait que le signe ne puisse pas être considéré comme une désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits qu’il désigne ;

–           la carence de la preuve des contrefacteurs à rapporter les éléments suffisants pour démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque.

En conclusion, nous vous recommandons :

–          d’apporter un soin particulier aux constitutions de dépôt de vos marques ;

–          de penser à déposer marques et logos, ainsi que leurs nouvelles versions ;

–         de penser à constituer et conserver des preuves, notamment d’usage de vos marques ou de reconnaissance de celles-ci par le public;

–          de ne pas hésiter à réagir face à l’usage par un concurrent d’une marque identique ou similaire à votre dépôt initial même si celui-ci a évolué.

Claudia Weber, Avocat Associé et Arthur Duchesne, Elève Avocat

ITLAW Avocats