Dans la saga judiciaire qui oppose la société Vente-privee.com à la société Showroomprive.com depuis de nombreuses années, le TGI de Paris a annulé la marque semi-figurative « vente-privee » pour dépôt frauduleux, par un jugement du 3 octobre 2019.

Après avoir échoué à faire annuler la marque semi-figurative « vente-privee.com », la société Showroomprive.com a assigné son concurrent la société Vente-privee.com devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de la marque semi-figurative « vente-privee » associée à un dessin de papillon, déposée en 2013. La société demanderesse soutenait, que la marque litigieuse était dépourvue de caractère distinctif et que son dépôt était frauduleux. Elle obtient gain de cause sur le second argument.

 

Le caractère distinctif de la marque « vente-privee » 

La question du caractère distinctif ou non de la dénomination « vente- privee » a déjà été soumise à la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2016 dans un litige opposant les mêmes parties, à propos de la marque « vente-privee. com ». La Cour avait alors considéré que la Cour d’appel de Paris avait justement retenu que la marque en cause avait acquis par l’usage un caractère distinctif.

Pour pouvoir être protégée à titre de marque, une dénomination doit revêtir un caractère distinctif par rapport aux produits ou services qu’elle doit désigner. La première question qui se posait aux juges était de savoir si la marque « vente-privee » avait un caractère distinctif. A cet égard, l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou des services visés.

En l’espèce, le Tribunal relève que l’élément verbal de la marque (le terme « vente-privee ») « constitue, dans le langage courant, la désignation usuelle du service consistant à proposer à la vente, lors d’évènement d’une durée limitée et à un public restreint, des produits de marques en nombre limité et à très bas prix, issus d’opérations de déstockage ». Il en conclut que la marque n’avait pas de caractère distinctif au moment de son dépôt.

Toutefois, le dernier alinéa de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « le caractère distinctif peut (…) être acquis par l’usage ». Cette disposition est issue de la transposition en droit français de L’article 3 de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1988.

Une dénomination descriptive ou générique au moment de son dépôt à titre de marque peut donc acquérir ultérieurement, par l’usage, un caractère distinctif.

Sur cette question, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 7 juillet 2005 (Aff. C-353/03, Nestlé SA) a jugé que l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif pour une marque peut être caractérisée si les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée et donc si le signe est devenu apte à distinguer dans l’esprit du consommateur ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.

Le Tribunal relève que la société Vente-privee.com détient une position de leader dans le secteur des ventes évènementielles en ligne en France et que l’exploitation intensive justifiée de la marque sur le territoire national compense la relative brève durée de son exploitation (2013/2019). Par conséquent, le Tribunal en conclut qu’une part significative des milieux intéressés identifie la marque en cause comme provenant de la société Vente-privee.com. La marque a donc acquis un caractère distinctif par l’usage et le Tribunal rejette les demandes de la société demanderesse.

En cela, le Tribunal se conforme à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016.

 

La nullité pour dépôt frauduleux de la marque « vente-privee » :

La question du caractère frauduleux du dépôt de la marque « vente-privee.com » avait été abordée entre les deux sociétés, à l’occasion du litige concernant cette marque et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 6 décembre 2016. Dans ce litige, la Cour d’appel de Paris avait considéré que le caractère frauduleux du dépôt n’était pas établi. Ce point n’avait pas été soumis la Cour de cassation.

La société Showroomprive.com reprenait devant le Tribunal son argumentation sur le dépôt frauduleux pour ce qui concerne la marque « vente-privee ». A la différence de la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire relative à la marque « vente-privee.com », le tribunal a considéré que le caractère frauduleux du dépôt de cette marque était établi.

L’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice ». De plus, l’enregistrement frauduleux d’une marque peut être annulé sur la base de l’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout).

Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass, com, 25 avril 2006, n°04-15.641) juge de manière constante « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ».  

 

En l’espèce, le Tribunal relève que la société défenderesse ne saurait s’approprier les termes génériques de « vente-privee », très proches du vocable « vente privée », qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques du secteur. Il considère, en effet, que l’appropriation de ces termes par la défenderesse introduit une distorsion dans les règles de libre concurrence entre les différents acteurs du marché de la vente en ligne. Par ailleurs, les juges relèvent que la connaissance du caractère générique du terme et l’intention de s’approprier ce terme par la société défenderesse sont établies et même assumées par le dirigeant de cette société, au vu de ses déclarations passées. Le Tribunal fait donc droit à la demande d’annulation de la marque « vente-privee », pour dépôt frauduleux.

Sur le plan pratique, il semble que la société Vente-privee.com ait décider d’une nouvelle stratégie de marque, en adoptant la marque Veepee pour toutes les entités nationales du groupe.

La décision du Tribunal en ce qui concerne la notion de fraude en droit des marques est à rapprocher des conclusions de l’avocat général déposées dans l’affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne opposant les sociétés Sky plc et SkyKick limited (affaire C-371/18, non encore jugée).

Dans cette affaire, l’avocat général considère que le dépôt par la société Sky de sa marque pour de nombreux produits et services pour lesquels elle n’avait aucune intention de procéder à une exploitation devrait être considéré comme un dépôt frauduleux conduisant à une annulation partielle de la marque, pour ceux des produits et services dont l’exploitation n’avait jamais été envisagée. Pour lui, l’enregistrement délibéré de produits et de services sans intention de les commercialiser reflète nécessairement l’intention d’abuser du système des marques.

 

Si cette tendance devait se confirmer, notamment si la Cour de justice devait suivre l’avocat général dans l’affaire Sky, les déposants seront conduits à revoir leur stratégie de dépôt de marque en ce qui concerne, notamment :

  • le choix de dénominations usuelles ou génériques ;
  • le dépôt dans de nombreuses classes, pour de nombreux produits et services dont l’exploitation n’est pas envisagée.

 

Jean-Christophe Ienné, directeur des pôles Propriété intellectuelle & industrielle, Médias & Audiovisuel et Internet

 

 

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